Кимбл против Marvel Entertainment, LLC - Kimble v. Marvel Entertainment, LLC

Кимбл против Marvel Entertainment, LLC
Верховный суд США
Утвержден 31 марта 2015 г. Решено 22 июня 2015 г.
Полное название дела	Kimble et al. против Marvel Entertainment, LLC, правопреемника Marvel Enterprises, Inc.
Номер досье	13-720
Цитаты	576 НАС. 446 (более ) 135 S. Ct. 2401; 192 Вел. 2d 463; 2015 США ЛЕКСИС 4067; 83 U.S.L.W. 4531; 114 U.S.P.Q.2d 1941
Держа
Контракты, ограничивающие свободный публичный доступ к ранее запатентованным, а также непатентованным изобретениям, не имеют юридической силы. Ранее решение в Брюлот против Thys Co. подтверждено.
Членство в суде
Главный судья Джон Робертс Ассоциированные судьи Антонин Скалиа  · Энтони Кеннеди Кларенс Томас  · Рут Бадер Гинзбург Стивен Брейер  · Самуэль Алито Соня Сотомайор  · Елена Каган
Мнения по делу
Большинство	Каган, к которому присоединились Скалия, Кеннеди, Гинзбург, Брейер, Сотомайор
Несогласие	Алито, к которому присоединились Робертс Томас

Кимбл против Marvel Entertainment, LLC, 576 U.S. 446 (2015), является важным решением Верховный суд США по нескольким причинам. Во-первых, Суд отклонил значительную академическую критику как неправомерное использование патента доктрина, разработанная Верховным судом, и конкретный правовой принцип, о котором идет речь в данном деле. Другая причина заключается в том, что Суд решительно отверг попытки ассимилировать доктрину неправомерного использования патентов с антимонопольным законодательством и довольно подробно объяснил различные политики, действующие в двух отраслях права. Наконец, большинство и несовпадающие мнения информативно формулируют два противоположных взгляда на надлежащую роль доктрины пристально смотреть в законодательстве США.

Узкий вопрос в Kimble v. Marvel должен ли Суд отклонить предложение 50-летней давности в Brulotte против Thys Co., 379 U.S. 29 (1964), что лицензионное соглашение по патенту, требующее лицензионных отчислений за период, превышающий срок действия лицензированного патента, не имеет исковой силы в соответствии с Положение о верховенстве, несмотря на закон о государственных контрактах, поскольку он связан с злоупотреблением патентными правами. Верховный суд в Kimble дело отказалось отменить Brulotte и его доктрина против лицензионных платежей по истечении срока действия.

Критика Brulotte

В 1964 году Верховный суд постановил: Brulotte против Thys Co., в котором он постановил, что договор о выплате лицензионных отчислений после истечения срока действия патента не имеет исковой силы. Решение было широко раскритиковано в академических кругах и патентной коллегией, а также в решениях судов низшей инстанции. Суть критики заключалась в том, что неправомерное использование патента доктрина должна быть основана на принципах антимонопольного права, и такое поведение, не оказывающее значительного антиконкурентного эффекта, не должно быть запрещено.

По его мнению, в Kimble дело, Верховный суд перечислил некоторые критические замечания, предполагающие, что Brulotte решение было неправильным и должно быть отменено:^[1]

• Шайбер против Dolby Labs., Inc., 293 F. 3d 1014, 1017–1018 (CA7 2002) (Познер, Дж.) (Brulotte подвергся «суровой и, как нам кажется, при всем уважении, справедливой критике ... Однако у нас нет полномочий отменять решение Верховного суда, независимо от того, насколько сомнительны его мотивы или даже насколько они не соответствуют нынешнее мнение Верховного суда, кажется, решение ")
• Эйрес и Клемперер, Ограничение рыночной власти патентообладателей без снижения стимулов к инновациям: извращенные преимущества неопределенности и неприменимых средств правовой защиты, 97 Mich. L. Rev. 985, 1027 (1999) («Наш анализ ... предполагает, что Брюлотт должен быть отвергнут»).

Другая критика Brulotte включает следующее:

• Гарольд Си и Фрэнк М. Каприо, Проблема с Brulotte: срок действия патентных гонораров и продление патентной монополии, 1990 г., Юта Л. Rev.813 (1990).
• Примечание, Патенты: Верховный суд признал соглашения о выплате роялти по истечении срока их действия незаконными как таковые, 1965 Герцог L.J. 836, 841 (1965) («Таким образом, двусмысленность Brulotteдо тех пор, пока он остается нерешенным, может значительно ограничить доступность маркетинга для [патентообладателей] ").
• Пол Гольдштейн, Порядок соблюдения авторских прав Федеральной системой, 69 Colum. L. Rev. 49, 70 (1969) («При наличии только наиболее ослабленных федеральных интересов и отсутствии какой-либо общей общественной озабоченности Brulotte Правило наделяет федеральные суды широкими и, вероятно, незаконными надзорными полномочиями в отношении государственного управления частными контрактами ").
• Ричард А. Познер. Затраты по сделке и вопросы антимонопольного законодательства при лицензировании интеллектуальной собственности, 4 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 325, 332 (2005) ("Brulotte не отражает текущие взгляды Верховного суда на конкуренцию и монополию, но он будет по-прежнему связывать суды низшей инстанции до тех пор, пока Верховный суд не примет решение отменить его. ").
• Кроме того, решения Федерального округа постановили, что патент не может считаться неправомерным без демонстрации существенных антиконкурентных эффектов, за исключением случаев, когда Верховный суд прямо постановил иное.^[2]

Другие комментаторы, однако, отвергли применение антимонопольного законодательства для анализа неправомерного использования патентов:

• Робин С. Фельдман, Недостаточность антимонопольного анализа на предмет неправомерного использования патентов, 55 Гастингс L.J. 399, 422 (2003) («антимонопольное правило разума сосредоточено на одном конкретном вопросе: влиянии на конкуренцию, а не на всех возможных соображениях справедливости», относящихся к патентной политике); я бы. на 448 («Поведение, которое замедляет прогресс науки, может вызвать озабоченность в патентной политике», но антимонопольные тесты не приспособлены к этому типу проблемы »).
• Маршалл Лиффер, Злоупотребление патентами и инновации, 10 Дж. Высокие технологии. L. 142, 148 (2010) («неправомерное использование патентов должно выходить за рамки традиционного антимонопольного законодательства и должно касаться политики патентного права и влияния на инновации»).

Фон

Чертеж запатентованного устройства в патенте

В 1990 году истец Стивен Кимбл получил патент США № 5072856 на игрушку, которая позволяет детям и другим лицам, заинтересованным в ролевой игре, «Человек-паук «выстрелить в паутину - на самом деле, струну из пенопласта под давлением -» с ладони [руки] ».^[3]

Ответчик Marvel Entertainment, LLC производит и продает продукцию с изображением Человека-паука. Кимбл стремился продать или лицензировать свой патент корпоративному предшественнику Marvel и встретился с его президентом для заключения контракта. Но вместо этого компания начала продавать «Web Blaster» - игрушку, которая, как и запатентованное изобретение Кимбла, позволяет пользователям имитировать Человека-паука, стреляя из пенопласта. Кимбл подал в суд на Marvel в 1997 году, утверждая, что нарушение контракта и патентных прав. Стороны урегулировали этот судебный процесс, и Marvel согласилась приобрести патент Кимбла в обмен на единовременную выплату (около полумиллиона долларов) и 3% гонорара от будущих продаж Marvel Web Blaster и аналогичных продуктов. Стороны не установили дату окончания лицензионных платежей, очевидно, предполагая, что они будут продолжаться до тех пор, пока покупатели захотят купить продукт.^[4]

Впоследствии Marvel узнала о Brulotte решение и понял, что под Brulotte Доктрина, он не был обязан платить роялти после истечения срока действия патента. Kimble подала в суд на Marvel за нарушение контракта, а Marvel подала встречный иск о заявлении о том, что она больше не обязана платить Kimble после истечения срока действия патента. Марвел выиграла судебный процесс.^[5]

Девятый округ неохотно подтвердил. Он сказал:

Файл. . . критика [из Brulotte] особенно подходит в этом случае. В этом случае патентное плечо было значительно омрачено тем, что, вероятно, было непатентными правами, и Кимбл, возможно, смогла бы получить более высокую ставку роялти, если бы стороны понимали, что выплаты роялти прекратятся, когда истечет срок действия патента. Тем не менее, Brulotte и его потомство контролируют. Мы обязаны следовать Brulotte и не могу отрицать, что это применимо здесь.^[6]

Постановление Верховного Суда

Верховный суд подтвердил решение ниже, 6-3, в основном по пристально смотреть основания, но в ходе своего постановления Суд объяснил, почему Brulotte решение было правильным, а его критики ошибались в отношении материального права.

Мнение большинства

Правосудие Каган

Мнение большинства судей Елена Каган начал с объяснения того, как патентная система США отражает «баланс Конгресса между поощрением инноваций и обеспечением общественного доступа к открытиям». Следовательно, как только законный срок патентной монополии истекает, «право на изготовление или использование изделия без каких-либо ограничений переходит к общественности».^[7]

Суд разъяснил суть дела:

В каждом случае Суд истолковывал эти законы, чтобы исключить меры, ограничивающие свободный доступ к ранее запатентованным, а также непатентованным изобретениям. В одной серии случаев мы отменили законы штатов с такими последствиями. Мы рассудили, что в силу федерального закона «статья, на которую истек срок действия патента», как непатентоспособная статья »находится в общественном достоянии и может быть изготовлена ​​и продана любым лицом, которое пожелает». В связи с этим мы сочли неисполнимыми положения частного контракта, ограничивающие свободное использование таких изобретений. . . . [F] Или, например, мы определили, что производитель не может согласиться воздержаться от оспаривания действительности патента. Мы объяснили, что разрешение даже одной компании ограничить использование патента с истекшим сроком действия или недействительного патента «лишит ... потребителей преимуществ, которые могут быть получены» от свободного использования открытия. И допускать такой результат, независимо от того, разрешено ли оно «прямым контрактом», недопустимо подорвало бы патентные законы.^[8]

«Brulotte варили в одной бочке», - заявил суд. Соглашения, согласно которым патентные лицензионные платежи должны выплачиваться после истечения срока действия патента, «противоречат политике патентного законодательства, устанавливающей« общественное достояние после истечения срока действия », в котором каждый человек может бесплатно использовать ранее запатентованный продукт».^[9]

Brulotte Суд отметил, что это не препятствие для деловых соглашений об отсрочке платежа или создании совместных предприятий. Тем не менее "Кимбл просит нас отказаться от Brulotte в пользу «гибкого, индивидуального анализа» оговорок о роялти после истечения срока «в соответствии с принципом разумности», «как в соответствии с антимонопольным законодательством. Но антимонопольный подход требует, чтобы суды проводили комплексный анализ» с учетом множество факторов, включая конкретную информацию о соответствующем бизнесе, его состоянии до и после введения [практики], а также историю, характер и эффект [практики]. . . полноценное экономическое исследование определения рынка, барьеров для входа и тому подобного ».^[10]

Оставив пока в стороне достоинства и недостатки антимонопольного подхода к данному вопросу, суд перешел к роли пристально смотреть, признавая, что иногда это «означает придерживаться некоторых неправильных решений». Причина этого в том, что обычно «более важно, чтобы применимая норма права была установлена, чем чтобы она была установлена ​​правильно». Более того:

Прецедент отмены никогда не бывает мелочью. Stare decisis- говоря по-английски, идея о том, что сегодняшний Суд должен придерживаться вчерашних решений, - это краеугольный камень верховенства закона. Применение этой доктрины, хотя и не является неумолимым приказом, является предпочтительным курсом, поскольку оно способствует беспристрастному, предсказуемому и последовательному развитию правовых принципов, способствует опоре на судебные решения и способствует фактической и предполагаемой целостности судебного процесса. Это также снижает стимулы к оспариванию установленных прецедентов, избавляя стороны и суды от расходов на бесконечные повторные судебные разбирательства.^[11]

Следовательно, для того, чтобы суды изменили курс, должно быть «особое оправдание» помимо простого убеждения в том, что прецедент был решен неверно. Это особенно верно для уставов, как в данном случае: «критики нашего постановления могут выносить свои возражения через улицу, а Конгресс может исправить любую ошибку, которую он видит». Более того, в данном случае "Конгресс отверг многочисленные возможности отменить Brulotte"- 50 или более лет, в течение которых Конгресс неоднократно вносил поправки в патентные законы, не нарушая Brulotte и даже "отклонил законопроекты, которые заменили бы Brulotte с как таковой с тем же анализом в антимонопольном стиле, к которому призывает Кимбл ".^[12]

Затем Суд вернулся к вопросам патентной политики, которые он описал ранее. Они подтвердили причины, по которым пристально смотреть здесь и не беспокоя Brulotte прецедент.

"Первый, Brulotte законодательные и доктринальные основы не разрушились с течением времени. «Не было никаких изменений в законе ни в судебном порядке, ни в соответствии с решениями Конгресса». [T] основная особенность патентных законов, в отношении которых Brulotte полагается остается неизменным. . . .Brulotte, значит, это не тот доктринальный динозавр или законный последний человек, стоящий на ногах, от которого мы иногда отходим пристально смотреть. "Напротив, отменяя Brulotte может подорвать другие прецедентные права и, таким образом, "расстроить стабильное право".^[13]

Во-вторых, вопреки критике, «ничего не о Brulotte оказался неработоспособным. «Простота определения того, требует ли лицензия для выплаты роялти после истечения срока действия патента» кажется еще более очевидной по сравнению с предложенной Кимблом альтернативой. Напомним, он хочет, чтобы суды использовали правило разумности антимонопольного законодательства для выявления и признания недействительными тех положений о лицензионных платежах после истечения срока, которые имеют антиконкурентные последствия. «Эта процедура требует« тщательного расследования », которое« приводит к заведомо высоким судебным издержкам и непредсказуемым результатам ». по этой причине "торговля Brulotte поскольку господство разума сделало бы закон менее, а не более действенным, чем он есть сейчас ".^[14]

По словам Кимбла, Суд констатирует, что роялти после истечения срока действия не являются антиконкурентными; они способствуют конкуренции. Они приводят к снижению ставок роялти в течение срока действия патента, что приводит к снижению потребительских цен. Кроме того, большее количество компаний может позволить себе более дешевые лицензии, что способствует конкуренции между лицензиатами. Суд ответил, что даже если предположить, что это правда, он неверно понимает основание для Brulotte. "Если Brulotte были антимонопольным, а не патентным делом, мы могли бы [решить] так, как хотелось бы Кимблу. «Но это патентный случай - случай неправомерного использования патента. Он основан на патентной политике». Конгресс вынес решение: что на следующий день после истек срок действия патента, ранее охраняемое изобретение должно быть доступно всем бесплатно ».« Выбор того, какой должна быть патентная политика », остается за Конгрессом.^[15]

Наконец, Суд настаивал: «Придерживаясь нашего прецедента в отношении таких жалоб, мы продвигаем ценности верховенства закона, которым должны руководствоваться суды, оставляя вопросы государственной политики на усмотрение Конгресса».^[16] Суд завершился литературным успехом, процитировав цитату из Удивительная фантазия # 15, источник одной из самых известных тем Человека-паука -с большой властью приходит большая ответственность.

Несогласие

Судья Алито

Выступая за себя и судей Робертс и Томас, Джастис Самуэль Алито выразил несогласие, утверждая, что Суд "нанимает пристально смотреть, как правило, инструмент [судебного] сдерживания, чтобы подтвердить явный случай судебного злоупотребления ". Он настаивал на том, что Brulotte:

не был основан на чем-либо, что можно было бы правдоподобно рассматривать как толкование условий Закона о патентах. Вместо этого она была основана на экономической теории, которая была опровергнута. Это решение препятствует возможности сторон заключать лицензионные соглашения, отражающие истинную ценность патента, и нарушает договорные ожидания. Stare decisis не требует от нас сохранения этого безосновательного и разрушительного прецедента. . . . Brulotte таким образом, было откровенным актом выработки политики. Это был не просто случай неправильного толкования закона. Это вообще не было толкованием закона.^[17]

Он отрицал, что принцип пристально смотреть особенно применимо к решениям, основанным на законах. «Когда прецедент основан на постановлении судьи и не основан ни на чем, принятом Конгрессом, мы не можем« должным образом возложить на его плечи »все бремя исправления« ошибки самого Суда ». "^[18]

Судья Алито также отверг различие между антимонопольным и патентным злоупотреблениями, которое проводилось большинством голосов: "Brulotte было антимонопольное решение, замаскированное под патентное дело ".^[19]

Наконец, он не согласился с тем, что это ответственность Конгресса, а не Суда отменить Brulotte:

Принятие закона - непростая задача. . . . В рамках этого обременительного процесса возникают дополнительные практические препятствия. Закон должен быть вынесен на обсуждение, а не передан в пользу более неотложных вопросов, а правила Сената требуют 60 голосов для прекращения обсуждения большинства законов. И даже если палата и сенат соглашаются относительно общей политики, детали меры обычно должны быть выработаны в конференц-комитете и подтверждены обеими палатами.^[20]

Комментарий

• Герберт Ховенкамп не согласился с отказом Суда интерпретировать закон о неправомерном использовании патентов через призму антимонопольного законодательства. Он выступал за широкое использование антимонопольного правила разума для оценки законности (и, следовательно, исковой силы) всех коммерческих сделок в этой стране. В результате, сказал он, будут приняты меры, подобные тем, что в Brulotte «присоединяйтесь к общей серии соглашений, которые почти всегда законны». Он объяснил:

Другими словами, использование антимонопольного, а не патентного права для решения проблемы роялти после истечения срока действия не приведет к тому факту неопределенности, которого опасался Суд. Практически все ситуации с его применением были бы просто законными. Небольшое количество дел, связанных как с рыночной властью, так и с вероятным антиконкурентным исключением или ограничением торговли, может быть рассмотрено в рамках антимонопольного законодательства. Такой подход предоставил бы сторонам лучший набор инструментов для разумного управления инновационным риском.^[21]

• Кевин Нунан в Патентные документы Блог выразил сожаление по поводу этого решения, предсказывая, что оно станет «еще одним оправданием для ограничения законного объема патентных прав до такой степени, что патенты больше не могут способствовать прогрессу».^[22]
• Нил Уилкоф в IP Kat блог был озадачен «странными коллегами по судебной коллегии», составляющими большинство из шести судей: «четыре так называемых либеральных судьи, Брейер, Гинзбург, Сотомайор и Каган, к которым присоединились архи-консервативное правосудие Скалиа и постоянно колеблющееся голосование за судью Кеннеди». Четыре либеральных судьи «могут быть поняты как выражение давнего либерального страха перед« чрезмерным расширением »прав ИС, особенно патентов, с учетом антиконкурентных последствий, которые, по их мнению, таятся в осуществлении патентных прав». Что касается судьи Скалии:

[Этот] импульс, кажется, исходит от глубоко укоренившегося судебного консерватизма судьи Скалии, а не от озабоченности по поводу объема прав ИС и их использования (или того, как Brulotte правило сработало на практике). Интересно то, как он отделился от трех других так называемых консервативных судей, главного судьи Робертса и судей Томаса и Алито, которые сосредоточились на том, что они считали глубоко ошибочными и анахроничными основами, лежащими в основе Brulotte решение. Судья Скалиа, кажется, игнорирует эти факторы в пользу доктринальных соображений, которые привели его к тому же результату, что и его коллеги-либералы.^[23]

• Джин Куинн, в IP Watchdogвосхищались ролью пристально смотреть в данном случае: «Если бы вы собирались написать нелепую фантастику, которой никто в индустрии не поверит, сюжет начнется со ссылки Верховного суда США пристально смотреть в патентном случае ". Он сравнил подход в Kimble с этим в недавних решениях о приемлемости патентов, таких как Алиса против банка CLS, который, как он утверждал, придерживался противоположного взгляда на пристально смотреть.^[24]
• Ричард Х. Стерн, в Европейский обзор интеллектуальной собственности, взгляды Kimble положительно и рассматривает это как подтверждение линии предыдущих прецедентов Верховного суда, согласно которым доктрина неправомерного использования основана на патентной политике, а не на антимонопольной политике:

Эффект от Kimble казалось бы, решение состоит в том, чтобы откатить череду решений Федерального округа, завершившихся Princo, что сделало демонстрацию существенного антиконкурентного эффекта на соответствующем рынке важным элементом доказательства в большинстве случаев неправомерного использования. Kimble подтверждает доктрину дел [Верховного суда] о том, что неправомерное использование не является антимонопольным и не требует демонстрации фактического антиконкурентного эффекта.^[25]

Однако он задается вопросом, будет ли трудно определить, что такое патентная политика, и указывает на области, в которых суды расходились - в частности, должны ли все виды неправомерного использования приводить к невозможности принудительного исполнения неправомерно использованного патента до тех пор, пока неправомерное использование не будет устранено, а не просто требование о прекращении неправомерного использования.^[26] Поэтому он прогнозирует дальнейшие судебные разбирательства, поскольку " Kimble это решение не заставит тех, кто считает, что нынешняя доктрина неправомерного использования патентов в США слишком суровая, уползет и исчезнет в мышинных норках ".^[27]

Смотрите также

• Список дел Верховного суда США, том 576
• Неправильное использование патента

Рекомендации

Цитаты в этой статье написаны на Синяя книга стиль. Пожалуйста, посмотрите страница обсуждения для дополнительной информации.

внешняя ссылка

• Текст решения