Маллинкродт, Инк. Против Медипарт, Инк. - Mallinckrodt, Inc. v. Medipart, Inc.

Маллинкродт, Инк. Против Медипарт, Инк.
Печать Апелляционного суда США по федеральному округу.svg
СудАпелляционный суд Федерального округа США
Решил24 сентября 1992 г.
Цитирование (и)976 F.2d 700; 24 U.S.P.Q.2d 1173
Членство в суде
Судья (а) сидитПолин Ньюман, Алан Дэвид Лурье, Раймонд Чарльз Клевенджер III
Мнения по делу
БольшинствоНовичок

Маллинкродт, Инк. Против Медипарт, Инк., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992),[1] это решение Апелляционный суд Федерального округа США, в котором суд отменил или резко ограничил многолетний Верховный суд США прецедент, подтверждающий доктрина исчерпания патентных прав, например в Bauer & Cie. V. O'Donnell.[2]

Чертеж запатентованного устройства в Mallinckrodt дело

Фактические данные

Согласно заключениям по делу, истец Маллинкродт владел патентом на устройство для распределения радиоактивного тумана, используемого при диагностической рентгенографии легких, и для улавливания тумана после использования. Маллинкродт продал устройство больницам примерно за 40 или 50 долларов. Персонал больницы загружает устройство подходящей радиоактивной жидкостью для выполнения диагностической процедуры на пациенте, использует устройство и затем выбрасывает его. Маллинкродт пометил продаваемые устройства надписью «Только для одноразового использования». Поскольку само устройство стоило около 10 долларов, но было продано в четыре или пять раз дороже, большая часть покупной цены, которую больницы заплатили Маллинкродту, очевидно, представляла стоимость патента (или запатентованной технологии). Этот факт, по-видимому, привел к тому, что ответчик Medipart пошел в бизнес по переработке отходов, в котором сама Маллинкродт не имела прямого интереса (она предпочла продавать только новые устройства). За плату за переработку в размере 20 долларов Medipart очистит одно из устройств для больницы, заменит некоторые детали, подвергнет устройство воздействию гамма-излучения для уничтожения микробов и вернет его в больницу для повторного использования. Заключения районного и апелляционного суда не подтверждают утверждение о существовании проблемы со здоровьем или безопасностью. Однако Маллинкродт утверждал в суде, что «возможные неблагоприятные последствия, такие как передача инфекционных заболеваний», явились причиной наложения ограничения на повторное использование.

Судебные разбирательства и постановления

Поскольку Medipart и больницы, работающие с ним, игнорировали этикетку Маллинкродта «Только для одноразового использования» и отрицательно влияли на его бизнес, Маллинкродт подал в суд на переработчика за нарушение патентных прав. Затем Medipart отклонила иск о нарушении патентных прав из-за доктрины исчерпания прав; районный суд согласился и вынес решение в порядке упрощенного производства.

Маллинкродт подал апелляцию, и Федеральный округ отменил. Он постановил, что, несмотря на широту формулировок решений Верховного суда об исчерпании средств правовой защиты, очевидно абсолютное правило против послепродажные ограничения в отношении клиентов патентообладателей должны применяться только к фиксированным ценам и привязкам. В случаях, не связанных с фиксацией цен или привязками, таких как этот, патентообладатели могут ограничивать использование продуктов своими клиентами, если ограничения не настолько сильно препятствуют конкуренции, что представляют собой нарушение антимонопольного законодательства.

Рассуждения Mallinckrodt суд действует следующим образом:

  • Большинство или многие из дел о доктрине исчерпания прав, рассматриваемых Верховным судом, касались фиксации цен или привязки.
  • Поэтому они мог были приняты на основании юридической теории, согласно которой фиксированные цены и привязки являются незаконными сами по себе.
  • Любые резкие высказывания Верховного суда о правах собственности и о постпродажных ограничениях на использование клиентами запатентованных продуктов, не являющихся нарушением патентных прав, являются всего лишь obiter dictum это может быть проигнорировано в случаях, не связанных с фиксированием цен или привязками.

Постановление в Mallinckrodt имел два основных момента, оба из которых фигурировали в последующих решениях Федерального округа. Во-первых, основная идея заключалась в том, что владельцы патентов могли продавать запатентованные товары с ограничительным уведомлением и тем самым ограничивать продажу товаров покупателями, за единственным исключением: установление цен и соединение ограничения.[3] Таким образом Mallinckrodt Суд заявил, что «[если] условие не нарушает какой-либо другой закон или политику (в области патентов, в частности, неправомерное использование или антимонопольное законодательство)», патентообладатели пользуются свободой заключения контрактов, чтобы налагать постпродажные ограничения для клиентов в соответствии с правилом причина. «Соответствующий критерий» для определения пределов этой свободы наложения ограничений, согласно Федеральному округу, - это то, разумно ли ограничение [патентообладателя или лицензиара] находится в пределах выдачи патента, или патентообладатель рискнул выйти за рамки выдачи патента и в поведение, имеющее антиконкурентный эффект, не оправданное по закону разума ".[4]

Второй момент касается неправомерного использования патентов. По мнению суда, юридические проверки на предмет послепродажных ограничений и на предмет неправомерного использования были одинаковыми, за пределами области привязки и установления цен: "Поддерживать защиту от неправомерного использования, включающую лицензионное соглашение, которое Верховный суд признал сам по себе антиконкурентным. Суд, фактическое определение должно показать, что общий эффект лицензии имеет тенденцию к незаконному ограничению конкуренции на надлежащим образом определенном соответствующем рынке ".[5]

Другие решения Федерального округа были приняты после постановления Mallinckrodt неправильное использование зубца.[6]

Влияние

До федерального округа Mallinckrodt Решение, непрерывная линия Верховного суда и прецедентов судов низшей инстанции постановила, что патентное право патентообладателя на продукт, который он продал (или лицензиат, уполномоченный осуществлять продажу), прекращается в момент продажи.[7] Соответственно, покупатель не нарушал патентные права, не подчиняясь уведомлению, контракту или другому ограничению «дистанционного управления», которое патентообладатель пытался наложить на использование товаров, которые он продал покупателю. Обоснование Верховного суда в делах о доктрине исчерпания прав заключалось в том, что покупатели приобрели неограниченное право собственности на запатентованные продукты, и что это было несовместимо с этим правом собственности, чтобы патентообладатель контролировал, как покупатели использовали или распоряжались продуктами, когда они стали собственность покупателей. Юридическое обоснование всех этих решений начинается с этого принципа, а остальная часть анализа состоит в применении его к конкретным фактам. До решения Верховного суда 2008 г. Quanta дело, однако, Федеральный округ Mallinckrodt решение заменило предыдущую линию дел об исчерпании средств правовой защиты.

Было замечено, что согласно доктрине Mallinckrodt В этом случае патентообладатель может продавать свой запатентованный продукт с юридически действующим уведомлением, запрещающим покупателям совершать любое из следующих действий:[8]

  • Запрещение ремонта запатентованных продуктов и замены деталей (например, продавец маркирует устройство: «Лицензировано для использования только до тех пор, пока элемент B не износится»)
  • Запрещение модификации или улучшения запатентованных устройств (например, производитель размещает на машине уведомление, в котором говорится: «Машина лицензирована для использования только как есть, без изменений»)
  • Установление разных цен на разных нишевых рынках и предотвращение арбитража с одного рынка на другой (например, продажа полупроводниковых чипов с пометкой «Только для использования на рынке микроволновых печей»)
  • Разрешение перепродажи только в указанном канале распространения

Федерального округа Mallinckrodt Доктрина не избежала критики, поскольку якобы излагает правовые нормы, которые противоречат решениям Верховного суда. Таким образом, в 2007 г. Генеральный солиситор США подал amicus curiae кратко в Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc.,[9] заявляя, что касается первого контакта: "Тест, принятый Федеральным округом в Mallinckrodt таким образом, отражает фундаментальное непонимание роли и объема доктрины исчерпания прав на патент. ... Подход апелляционного суда не может быть согласован с этими прецедентами [Верховного суда] ",[10] и в более общем плане Федеральный округ Quanta мнение, основанное на Mallinckrodt «основывается на том же ошибочном понимании исчерпания патентных прав, которое пронизывает подход Федерального округа к этой области права».[11]

Эффект Mallinckrodt могли быть ограничены решением Верховного суда от 2008 г. Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc., который в целом подтвердил доктрину исчерпания прав без упоминания Mallinckrodt. Однако пока рано говорить о влиянии Quanta на Mallinckrodt учение будет.

Продолжение жизнеспособности поставлено под сомнение

В апреле 2015 года Федеральный округ sua sponte призвал к брифингу и amicus curiae участие в в банке рассмотрение того, есть ли Mallinckrodt должны быть отменены в свете недавнего решения Верховного суда в Quanta дело. Суд постановил:

В свете Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc., 553 U.S. 617 (2008), если этот суд отменит Маллинкродт, Инк. Против Медипарт, Инк., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992), в той мере, в какой он постановил, что продажа запатентованного изделия, когда продажа осуществляется с ограничением, которое в остальном является законным и входит в объем выдачи патента, не привести к исчерпанию патентных прав?[12]

Затем Федеральный округ подтвердил Mallinckrodt но 2 декабря 2016 года Верховный суд удовлетворил Certiorari.[13] Дело рассматривалось в 2017 году и было принято решение в июне 2017 года; Верховный суд категорически отказал в принудительном применении патентных прав после продажи, тем самым не одобрив решение в Mallinckrodt.[14]

Рекомендации

  1. ^ Маллинкродт, Инк. Против Медипарт, Инк., 976 F.2d 700 (Федеральный округ, 1992 г.).
  2. ^ Ричард Х. Стерн, Незаметная кончина доктрины исчерпания прав в патентном праве США: Маллинкродт против Медипарт, 15 Евро. Intell. Prop. Rev. 460 (1993).
  3. ^ Ричард Х. Стерн, Quanta Computer Inc против LGE Electronics Inc - комментарии к подтверждению Доктрины исчерпания прав в США, 111 Евро. Intell. Prop. Rev. 527 (2008).
  4. ^ Mallinckrodt, 976 F. 2d на 708.
  5. ^ Mallinckrodt, 976 F.2d at 706 (цитируется Windsurfing Int'l, Inc. против AMF, Inc., 782 F.2d 995, 1001-02 (Fed. Cir. 1986)).
  6. ^ Видеть, например, U.S. Philips Corp. против компании International Trade Com'n, 424 F.3d 1179, 1185 (Fed. Cir. 2005) («Если конкретное лицензионное соглашение, о котором идет речь, не является одной из тех конкретных практик, которые, как считается, представляют собой злоупотребление как таковое, оно будет проанализировано в соответствии с правилом разумности. Мы постановили, что в соответствии с правилом разумно, такая практика недопустима только в том случае, если ее эффект заключается в ограничении конкуренции на соответствующем рынке ») (цитаты опущены); "Монсанто Ко." Против Макфарлинга, 363 F.3d 1336, 1341 (Федеральный округ, 2004 г.).
  7. ^ См. Заключение Верховного суда США в Quanta Computer, Inc. против LG Electronics, Inc., 553 НАС. 617 (2008) («Давняя доктрина исчерпания патентных прав предусматривает, что первоначальная санкционированная продажа запатентованного предмета прекращает действие всех патентных прав на этот предмет»). Заключение Суда обобщает прецедентное право XIX и XX веков.
  8. ^ Видеть Ричард Х. Стерн, Постпродажные патентные ограничения после Маллинкродта - идея в поисках определения, 5 Олбани L.J. Sci. & Тех. 1 (1994).
  9. ^ 128 S. Ct. 2109 (2008 г.).
  10. ^ Бриф для США как amicus curiae в Quanta, в 23; смотрите также я бы. в 6 ("В последние годы доктрина первой продажи эволюционировала в федеральном округе таким образом, который противоречит прецедентам этого Суда. "); я бы. в 22 ("Федеральный округ неправильно интерпретирует Univis как означающее только утверждение о том, что ограничения, которые были признаны незаконными ограничениями торговли в патентном контексте, такие как договоренности о «фиксировании или привязке цен», не могут быть применены в иске о нарушении патентных прав ».).
  11. ^ Идентификатор. в 30 лет.
  12. ^ Lexmark Int'l, Inc. против Impression Prods., Inc., 785 F.3d 565 (Федеральный округ, 2015 г.). В устный аргумент состоялась 2 октября 2015 года.
  13. ^ Impression Prods. v. Lexmark Int'l, Inc., 2016 США LEXIS 7275.
  14. ^ Impression Prods., Inc. против Lexmark Int'l, Inc., 581 НАС. 1523 (2017).

внешняя ссылка