State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc. - Википедия - State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc.

State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc.
Печать Апелляционного суда США по федеральному округу.svg
СудАпелляционный суд Федерального округа США
Полное название делаSTATE STREET BANK & TRUST CO., Истец-апеллянт, v. SIGNATURE FINANCIAL GROUP, INC., Ответчик-апеллянт
Решил23 июля 1998 г.
Цитирование (и)149 F.3d 1368
История болезни
Предварительные действияВывод для истца, 927 F. Supp. 502, 38 U.S.P.Q.2d 1530 (D. Mass. 1996) (признание патента США № 5,193,056 недействительным из-за отсутствия предмета закона)
Держа
Заявление имеет право на защиту патентом в Соединенных Штатах, если оно связано с некоторым практическим применением и дает полезный, конкретный и ощутимый результат.
Членство в суде
Судья (а) сидитОкружные судьи Рич, Плагер и Брайсон
Мнения по делу
БольшинствоБогатые
Применяемые законы
35 U.S.C.  § 101

State Street Bank and Trust Company v. Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998), также называемый State Street или же State Street Bank, было решением 1998 г. Апелляционный суд Федерального округа США касательно патентоспособность методов ведения бизнеса. State Street какое-то время установил принцип, согласно которому изобретение имел право на защиту патентом в Соединенных Штатах, если он предполагал какое-либо практическое применение и, по словам State Street по мнению, «дает полезный, конкретный и ощутимый результат».

Решением Федерального округа 2008 г. In re Bilski,[1] тем не менее, испытание на полезность-конкретность-осязаемость было отброшено. По данным Федерального округа Бильски мнение, «запрос полезного, конкретного и осязаемого результата» неадекватен », а части State Street решения, основанные на этом запросе, больше не имеют силы в соответствии с патентным законодательством США. В Верховный суд подтвердил решение Федерального округа в Билски против Каппоса.[2]

Фон

9 марта 1993 г. компании Signature Financial Group, Inc. был выдан патент США 5 193 056.[3] под названием «Система обработки данных для конфигурации Hub и Spoke Financial Services». «Спицы» были паевые инвестиционные фонды которые объединяют свои активы в центральный «хаб». Когда это делается в связи с определенными процедурами ежедневного учета в соответствии с Служба внутренних доходов (IRS) прибыль передается акционерам для целей налогообложения, без предварительного уплаты корпоративного подоходного налога, как в противном случае.[4] Процедуры настолько сложны, что они не могут быть выполнены в пределах временного интервала, установленного правилами IRS, без использования запрограммированного цифрового компьютера.[5]

Было отмечено, что патентная формула содержит средства для выполнения шагов, которые являются требованиями, указанными в Служба внутренних доходов правила уклонения от уплаты налогов[6] о партнерстве.[7] Эта диаграмма показывает, как формулировка патентной формулы соответствует налоговому законодательству и правилам США. Таким образом, патент фактически соответствует налоговому законодательству США.

Как элементы претензии в патенте соответствуют положениям налогового законодательства США, применимого к налоговым системам Hub & Spokes
ПатентЗакон о налоге
1. Система обработки данных для управления конфигурацией финансовых услуг портфеля, созданного как партнерство, каждый партнер является одним из множества фондов, включая:

(а) средства компьютерного процессора для обработки данных;

(b) средство хранения для хранения данных на носителе данных;

(c) первое средство для инициализации носителя данных;

[Эта часть пункта 1 формулы изобретения направлена ​​на установку компьютерной системы для обработки данных и получение доступа к источнику данных для хранения, подлежащих обработке на компьютере.]
[Эти положения IRC устанавливают основу для учета дохода партнерства, дающего право на сквозной режим. Термины, выделенные курсивом, относятся к последующим положениям и соответствующему языку формулы изобретения.]26 U.S.C. § 706 (d) (2) (A): [I] если в течение налогового года партнерства произошло изменение доли любого партнера в партнерстве, ...

распределительная доля каждого партнера в любой распределяемой кассовой основе должна быть определена: (i) путем распределения соответствующей части такой статьи каждый день в периоде, к которому он относится, и (ii) путем распределения доли, назначенной на любой такой день, между партнерами пропорционально их долям в партнерстве на закрытие таких день.


я

Рег. 1,704-1 (b) (2) (iv): (a): Если иное не предусмотрено в пункте (b) (2) (ii) (i) настоящего раздела, и распределение дохода, прибыли, убытка или вычета не будет иметь экономического эффекта в соответствии с параграфом (b) (2) (ii) (i) этого раздела и не будет считаться соответствующим интересам партнера в партнерстве согласно параграфу (b) (4) этого раздела [т. е. иметь право на получение партнерской сквозной обработки], если счета движения капитала партнеров не определены и поддерживаются на протяжении всего срока партнерства [то есть ежедневно] в соответствии с правилами учета капитала, указанными в параграфе (b) (2) (iv).

(d) второе средство для обработки данных об активах в портфеле и каждом из фондов за предыдущий день и данных, касающихся увеличения или уменьшения каждого из фондов, активов и для распределения процентной доли, которую каждый фонд держит в портфеле;... (b) (2) (iv): [T] счета операций с капиталом партнеров будут считаться определенными и поддерживаемыми в соответствии с правилами этого параграфа (b) (2) (iv), если и только если, счет капитала каждого партнера: ...

увеличивается на (1) сумму денег, внесенную им в товарищество ... и уменьшается на (4) сумму денег, распределенную ему товариществом

(e) третье средство для обработки данных о ежедневных дополнительных доходах, расходах и чистой реализованной прибыли или убытке для портфеля и для распределения таких данных между каждым фондом;увеличивается на (3) отчисления на прибыль партнерства ... и уменьшаются на (6) отчисления ему расходов партнерства ... и (7) отчисления убытков партнерства
(f) четвертое средство для обработки данных о ежедневной чистой нереализованной прибыли или убытке для портфеля и для распределения таких данных между каждым фондом; иIRS Рег. 1.704-1 (f): Соглашение о партнерстве может, при наступлении определенных событий, увеличивать или уменьшать счета капитала партнеров, чтобы отразить переоценку имущества партнерства ... Счета капитала, скорректированные таким образом, не будут считаться определенными и поддерживаются в соответствии с правилами, если этот пункт (b) (2) (iv), если --...


(2) Корректировки отражают способ, которым нереализованный доход, прибыль, убыток, вычет, присущие такому имуществу (которые ранее не отражались в счетах движения капитала), были бы распределены между партнерами, если бы имело место налогооблагаемое отчуждение такого имущества. по такой справедливой рыночной стоимости на эту дату.

(g) пятое средство для обработки данных относительно совокупных доходов, расходов на конец года, а также прироста или убытка капитала для портфеля и каждого из фондов.26 USC § 706 (d) (1): [I] если в течение любого налогового года партнеров происходит изменение доли любого партнера в партнерстве, распределительной доли каждого партнера в любой статье дохода, прибыли, убытка, вычета, или кредит товарищества за такой налоговый год должен определяться с использованием любого метода, предписанного Секретарем нормативными актами, который учитывает различные интересы партнеров в партнерстве в течение такого налогового года.

Мнение Федерального округа

Окружной суд признал патент недействительным по неурегулированному вопросу. Однако Федеральный округ изменил свое мнение, за которым последовало значительное увеличение выдачи патентов на бизнес-методы и программное обеспечение. Федеральный округ заявил:

[T] преобразование данных, представляющих дискретные суммы в долларах, с помощью машины посредством серии математических вычислений в окончательную цену акции, представляет собой практическое применение математического алгоритма, формулы или расчета, поскольку оно дает «полезный, конкретный и ощутимый результат »- окончательная цена акции, которая на данный момент фиксируется для целей учета и отчетности и даже принимается и на которую полагаются регулирующие органы и в последующих торгах.

В то время и в течение следующего десятилетия это постановление многие сочли важным, поскольку ранее считалось, что «методы ведения бизнеса» не соответствуют критериям получения патентов.[8] Например, в Hotel Security Checking Co. против Lorraine Co.Второй округ постановил, что система бухгалтерского учета, предотвращающая кражу официантами платежей клиентов за обеды, не может быть запатентована.[9] В Джозеф Э. Сиграм и сыновья против Марцелла,[10] округ округа Колумбия постановил, что в выдаче патента на «слепое тестирование» смесей виски на предмет предпочтений потребителей было бы «серьезным ограничением для прогресса науки и промышленности», и поэтому в нем следует отказать.[11]

Федеральный округ отклонил эту точку зрения в своем State Street Bank мнение:

В исключение бизнес-метода ни разу не использовался этим судом, или CCPA, чтобы считать изобретение непатентоспособным. Применение этого конкретного исключения всегда предшествовало постановлению, основанному на некоторой более четкой концепции Название 35 или, что чаще, применение исключения абстрактной идеи на основе поиска математического алгоритма.[12]

Федеральный округ счел нецелесообразным делать дополнительное исключение[13] к принципу, что «все, что сделано человеком под солнцем, можно запатентовать».[14] Соответственно, Федеральный округ применил этот принцип ко всем методам ведения бизнеса, которые «приносят полезный, конкретный и ощутимый результат».

Последствия

GAO Анализ данных PTO в США, показывающий количество патентов на программное обеспечение и непрограммное обеспечение, выданных каждый год с 1991 по 2011 год

В State Street Bank Это мнение привело к значительному увеличению числа патентов на методы ведения бизнеса и программного обеспечения. В 1991 г. патенты, связанные с программным обеспечением, составляли около 20% от общего числа патентов за год; к 2011 году они составляли около 50 процентов. Абсолютное количество патентов на программы выросло с 25 000 до 125 000 в год за этот период. На прилагаемом графике показан GAO анализ таких данных.

Судебная критика

В мае 2006 г. Кеннеди из Верховный суд США прокомментировал совпадающее мнение в eBay дело[15] что «растущее число» патентов на бизнес-методы «потенциально расплывчаты и сомнительны». К нему присоединились судьи Стивенс, Соутер и Брейер.

В июне 2006 г. суд отклонил Certiorari в LabCorp против Metabolite, Inc..[16] Федеральный округ вынес решение по делу на основании State Street прецедент. Три судьи (Брейер, Дж., К которому присоединились Стивенс и Соутер, Дж. Дж.) Выразили несогласие с увольнением, утверждая, что Федеральный округ решил LabCorp дело об ошибочном "полезном, конкретном и осязаемом результате" юридической проверки, изложенной в State Street дело. Это было юридическим тестом, утверждало инакомыслие, в соответствии с которым патенты, на которые Верховный суд признал неприемлемыми, будут считаться приемлемыми для патентования, приводя в качестве примеров О'Рейли против Морса, Готшалк против Бенсона, и Паркер против Флука. Поэтому Суд должен вынести решение по делу, утверждали несогласные судьи, чтобы «уменьшить правовую неопределенность в этой области, затрагивающую значительное количество патентных требований».

Бильски

В 2008 г. In re Bilski, Федеральный округ решил пересмотреть State Street в банке. В своем постановлении суд перечислил в качестве одного из вопросов, которые должны быть проинформированы заявителем, PTO и amici curiae было "Следует ли суду пересмотреть State Street Bank & Trust Co. против Signature Financial Group, Inc., 149 F.3d 1368 (Fed. Cir. 1998). . . в котором суд постановил, что методы ведения бизнеса могут быть запатентованы, и следует ли отменять это дело в каком-либо отношении ".[17]

в в банке заключение, вынесенное позднее судом,[18] он отказался от теста «полезный конкретный осязаемый результат» (UCTR), изложенного в State Street, но явно не отменял State Street в целом. Суд заявил, что тест UCTR «недостаточен для определения того, является ли заявка патентоспособной согласно § 101»,[19] и "неадекватно",[20] и подтвердил, что " испытание машины или трансформации определено Верховным судом в надлежащий тест для применения ". Что касается State Street, суд сказал, "эти части нашего мнения в State Street, больше не следует полагаться на анализ «полезного, конкретного и осязаемого результата» ».[21]

По мнению большинства Федерального округа, методы ведения бизнеса категорически не подходят для патентования. Судьи Майер и Дайк согласились с большинством в том, что заявка на выдачу патента Билски должна быть отклонена, но утверждали, что надлежащим основанием для принятия решения является то, что методы ведения бизнеса не могут быть запатентованы при правильном толковании закона.

По его особому мнению в In re Bilski, Федеральный округ Судья Майер заявил: «Неудивительно, State Street и его потомство вызвали громовой хор критики ", и он собрал ссылки на поддерживающие органы. Он процитировал один источник для заявления:" Недавнее одобрение Федеральным округом патентной защиты для методов ведения бизнеса марки настолько радикальным отходом от прецедента, как призвать к поиску его оправдания »и еще одно:« Назвать [ситуацию следующая State Street] бедствие - это не сказать ничего. Консенсус. . . похоже, что патенты не должны выдаваться на новые методы ведения бизнеса ".

Верховный суд подтвердил решение о неприемлемости патента в г. Билски против Каппоса. Он не одобрил использование теста «машина или трансформация» в качестве единственного теста, но сказал, что это всего лишь «полезный ключ» к определению. Большинство Суда также отказалось признать методы ведения бизнеса неприемлемыми. Однако четыре судьи - судья Стивенс, согласный с этим, к которому присоединились судьи Брейер, Гинзбург и Сотомайор - признали бы все методы ведения бизнеса неприемлемыми на основании исторического фона статьи о патентах Конституции. В отдельном совпадающем мнении судьи Брейера он перечислил пункты, по которым Суд единогласно согласился. Один момент заключался в том, что State Street Bank Дело не было правильной формулировкой закона.

Майо и Алиса

Последующие решения Верховного суда в Майо против Прометея и Алиса против банка CLS далее расширен Бильски и существенно стерли State Street. Эти решения устанавливали двухэтапное расследование, в ходе которого, во-первых, суд должен выяснить, направлено ли заявленное изобретение на абстрактную идею или естественный принцип; если да, то следует второй этап, на котором суд должен определить, реализует ли заявленное изобретение абстрактную идею изобретательно или вместо этого просто рутинным или обычным образом. Если реализация или применение абстрактной идеи не воплощает «изобретательскую концепцию», заявленное изобретение не имеет права на патент. (Эти концепции объясняются далее в статьях на Майо и Алиса случаев.) В рамках этого теста State Street патент будет недействительным.[22]

Алиса в частности, считает, что общая компьютерная реализация абстрактной идеи не имеет права на патент. В Алиса, Верховный суд постановил, что связанное с программным обеспечением изобретение в существующей деловой процедуре не может быть защищено от патентной неприемлемости и может получить патент, просто сказав: «Сделайте это с помощью компьютера». Вместо этого было бы необходимо реализовать процедуру изобретательным образом. Это решение было отменено State Street Sub Silentio, как это предусмотрено в eBay инакомыслие.

События после Алиса решение

После Алиса решение, многие из патентов на бизнес-методы, которые были выданы в результате State Street решение признано недействительным. Один комментатор свел статистические данные за июнь 2015 года. Он обнаружил, что Федеральный округ признал недействительными более 90 процентов, а окружные суды признали недействительными более 70 процентов.[23]

В одном из решений окружного суда судья федерального округа Брайсон, будучи назначенным в качестве окружного судьи, назвал эти патенты на бизнес-методы необоснованными и просто «желательными» повторениями «методов выполнения обычной бизнес-функции» без какого-либо описания «каких-либо новых способов выполнения этой функции», кроме слов « сделать это с помощью компьютера »:

Короче говоря, такие патенты, хотя и часто прикрываются жаргоном изобретательности, просто описывают проблему, объявляют чисто функциональные шаги, которые призваны решить проблему, и перечисляют стандартные компьютерные операции для выполнения некоторых из этих шагов. Главный недостаток этих патентов состоит в том, что они не содержат «изобретательской концепции», которая решает практические проблемы и гарантирует, что патент направлен на нечто «значительно большее, чем» сама неприемлемая абстрактная идея. Как таковые, они представляют собой не что иное, как функциональное описание задач, а не изобретательские решения. Кроме того, поскольку они описывают заявленные методы с функциональной точки зрения, они предотвращают любые последующие конкретные решения рассматриваемой проблемы.[24]

Смотрите также

Рекомендации

Цитаты в этой статье написаны на Синяя книга
стиль. Пожалуйста, посмотрите Разговаривать страница для этой статьи.
  1. ^ 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008).
  2. ^ 561 США 593 (2010 г.).
  3. ^ США 5193056  «Система обработки данных для конфигурации финансовых сервисов с концентратором и спицами», поданная 11 марта 1991 года. Именованный изобретатель Тодд Боуз не является автором технологии «ступица и спица». Он был разработан ранее, но Бос разработал его для компьютеризированного использования в Signature Financial Group. Фактическое программирование, по-видимому, выполняли другие под его руководством.
  4. ^ Когда правила соблюдены, IRS рассматривает паевой инвестиционный фонд как партнерство, а не корпорацию или траст.
  5. ^ Правила IRS требуют ежедневного распределения прибылей и убытков между «партнерами» в фонде в течение восьми часов с 16:00. когда Нью-Йоркская фондовая биржа закрывается и 12 полночь.
  6. ^ В устной дискуссии судья Рич спросил адвоката патентообладателя, не направлен ли патент на «налоговую уловку».
  7. ^ Проблемы объема охраны патентов и авторских прав на методы ведения бизнеса, 10 Fordham Intel. Prop., Media & Ent. L.J. 105, 121 и Приложение A (1999). Вышеупомянутое Приложение представляет собой таблицу, в которой рядом друг с другом показаны элементы претензии и соответствующие части правил. Следующая таблица основана на этой таблице.
  8. ^ Видеть Дональд С. Чисум, «Патенты: трактат о праве патентоспособности, действительности и нарушения» § 1.03 [5] (изд. 1990 г.) (где говорится, что бизнес-методы не подлежат патентованию). Смотрите также Эрнест Бейнбридж Липскомб III, Уокер по патентам § 2:17 (3-е изд. 1984 г.) («[A]« система »или метод ведения бизнеса не является« искусством »и не подпадает под какое-либо другое обозначение патентоспособного объекта, кроме физических средств проведения система."); Питер Д. Розенберг, Основы патентного права § 6.02 [3] (2-е изд. 1995 г.) («В то время как устройство или система, способные выполнять деловую функцию, могут включать в себя патентоспособный объект, закон остается, что метод ведения бизнеса, независимо от того, был ли он создан устройством или системой, не составляет патентоспособный объект ").
  9. ^ 160 F. 467 (2-й округ 1908 г.).
  10. ^ 180 F.2d 26 (округ Колумбия, 1950 г.).
  11. ^ Смотрите в целом Патент на бизнес-метод # США.
  12. ^ Идентификатор. в 872, 157 USPQ в 617.
  13. ^ В дополнение к законам природы, абстрактным идеям и т.п. Видеть Готшалк против Бенсона.
  14. ^ Фраза - это цитата из Верховный суд США правящий в Чакрабарти решение, основанное, в свою очередь, на фразе из отчета 1952 г. Конгресс, приписываемый Пэт Федерико, и, в конечном итоге, получен из Книги Экклезиаст, в котором фраза «под солнцем» встречается тридцать раз. Экклезиаст # Темы.
  15. ^ eBay Inc. против MercExchange, L.L.C., 547 U.S. 388 (2006).
  16. ^ LabCorp против Metabolite, Inc., 548 НАС. 124 (2006).
  17. ^ In re Bilski, 264 Fed. Прил. 896 (Федеральный округ, 2008 г.).
  18. ^ In re Bilski, 545 F.3d 943 (Fed. Cir. 2008) (en banc).
  19. ^ Бильски, 545 F. 3d при 959.
  20. ^ Идентификатор. на 960.
  21. ^ Идентификатор. в 960 п. 19.
  22. ^ Под Мэйо-Алиса анализ, претензии в State Street направлены на абстрактную идею соблюдения определенных правил IRS, регулирующих налогообложение центральных фондов как партнерств. Реализация представляет собой обычную универсальную компьютерную реализацию.
  23. ^ См. Роберт Сакс, Бильскиблог, «#AliceStorm в июне: более подробное описание судебных тенденций и новые данные об Алисе внутри ВПТЗ США» (2 июля 2015 г.) («Например, уровень недействительности 73,1% [после Алиса] в федеральных судах распадается на 70,2% (66 из 96) в районных судах и ошеломляющие 92,9% в федеральных судах (13 из 14). ").
  24. ^ Loyalty Conversion Sys. Corp. против American Airlines, Inc., __ F. Supp. 3d __, No. 2: 13-cv-655, 2014 WL 4364848 (E.D. Tex. 3 сентября 2014 г.) (цитаты из Алиса и Майо опущено).

внешняя ссылка