Чехол на пуговицу - Button-Fastener case

Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. против Eureka Specialty Co.
Суд	Апелляционный суд США шестого округа
Полное название дела	Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. против Eureka Specialty Co. и др.
Решил	12 октября 1896 г.
Цитирование (и)	77 Ф. 288; 1896 Приложение США. ЛЕКСИС 2241
История болезни
Предварительные действия	65 F. 619, 1895 U.S. App. LEXIS 3022 (C.C.D. Mich. 1895)
Членство в суде
Судья (а) сидит	Уильям Ховард Тафт, Гораций Хармон Луртон, Эли Шелби Хэммонд
Мнения по делу
Большинство	Lurton, к которому присоединилась единогласная группа экспертов

В Кнопка-застежка Дело, Heaton-Peninsular Button-Fastener Co. против Eureka Specialty Co.,^[1] также известный как Полуостровная кнопка-застежка Дело, какое-то время было очень влиятельным решением Апелляционный суд США шестого округа. Многие апелляционные суды и Верховный суд США в А.Б. Дело Дика^[2] принял свою «доктрину наследственности» - «аргумент о том, что, поскольку патентообладатель может полностью запретить публичное использование своего патента, ему необходимо логически и обязательно разрешить налагать любые условия, которые он выбирает для любого использования, которое он может разрешить».^[3] Однако в 1917 году Верховный суд прямо отменил Кнопка-застежка Дело и А.Б. Дик случае, в Патенты на кинофильмы дело.

Фон

У компании Button-Fastener были патенты на машины для застегивания пуговиц на туфли с высокими пуговицами с помощью скоб.^[4] Это была трудоемкая операция, ранее выполнявшаяся вручную и требующая более высоких затрат. Изобретение значительно сэкономило трудозатраты при изготовлении обуви, хотя коммерческое использование изобретения представляло маркетинговую проблему. Машины были намного дороже для пользователей с большим объемом, чем для пользователей с небольшим объемом, поскольку выгода от экономии труда была прямо пропорциональна количеству обуви, на которой машины застегивали кнопки. Но если бы Button-Fastener попытался продавать машины по разным ценам разным пользователям, возникли бы проблемы. Во-первых, было бы сложно или невозможно определить до продажи, насколько интенсивно каждый производитель обуви будет использовать оборудование. Во-вторых, если бы машины продавались мелким потребителям по дешевке, было бы сложно или невозможно запретить этим покупателям перепродавать свои машины тем производителям, которые «должны» платить высокую цену.^[5] Но Button-Fastener придумал бизнес-модель, которая решила эту проблему. Он продавал машины с условием, указанным на пластине, прикрепленной к каждой машине, что в машине должны использоваться только скобы, изготовленные и проданные компанией Button-Fastener. Как было сказано суду в своих юридических документах, «он ничего не получает от продажи своих машин, и ... вся прибыль его бизнеса получена от продажи основных продуктов». ^[6] Фактически, привязка действовала как счетчик на машинах, подсчитывая количество использований изобретения. Цена выше рыночной на основные продукты обеспечивала патентный гонорар, пропорциональный использованию изобретения.^[7]

Но высокая цена на скрепки привлекла злоумышленника. Eureka Specialty Co. начала продавать основные продукты, незапатентованный продукт, некоторым пользователям машин. Согласно Button-Fastener, Eureka убедила клиентов Button-Fastener не подчиняться предупреждениям на машинах.

Заключение суда первой инстанции

Button-Fastener подала в суд на Eureka Specialty Co. за предполагаемое нарушение ее патентов. В своих исках компания Button-Fastener описала свою бизнес-модель продажи запатентованной машины только при условии, что покупатели машин получат все свои скобы у Button-Fastener. Он заявил, что, несмотря на свои знания об этом, Eureka "производит [d] скобы, адаптированные только для использования в машинах, проданных [Button-Fastener], и убеждает [d] пользователей машин покупать и использовать их в нарушение вышеупомянутое ограничение ".^[8]

Eureka ответила на иск "возражением", в котором говорилось, что (1) ее единственный бизнес - это продажа незапатентованных скоб людям, использующим машины, за которые "они не несут ответственности" перед кнопкой-застежкой, и (2) застежкой-пуговицей. ограничение на использование машин, «посредством которого монополия на незапатентованный товар закрепляется за заявителем, противоречит государственной политике, и что суд справедливости не будет обеспечивать его соблюдение ".^[9]

Суд отклонил первый аргумент, в частности потому, что Button-Fastener утверждал, что Eureka активно «убеждает [d] пользователей машин нарушить предполагаемые права, закрепленные за [Button-Fastener] патентом, и ограничение на продажу его машины ". Что касается второго аргумента, однако, суд согласился с Эврикой, даже несмотря на то, что Button-Fastener представил «очень умный и остроумный аргумент ... чтобы подтвердить общее предположение о том, что патентообладатель может распоряжаться своим патентом так, как ему нравится, и что право абсолютно. " Суд сказал, что это было:

убеждены, что привилегия патентообладателя имеет свои ограничения в правах и интересах общественности и что это злоупотребление этой привилегией, чтобы так формировать его отношения с патентом, чтобы обеспечить монополию на незапатентованный предмет. Трудно предвидеть, в какой степени такие схемы могут быть реализованы, если патенты могут быть практически расширены таким образом, чтобы объединить множество субъектов сейчас и всегда до сих пор свободных от монополии.^[10]

Button-Fastener утверждала, что, «имея абсолютное право собственности на свой патент, она может вообще воздержаться от вывода своих машин на рынок». Суд заявил, что, если владелец патента сделает это, это [622] «опровергнет справедливые ожидания общественности и не согласуется с последствиями его выдачи», поскольку «он ожидает, что он незамедлительно раскрыть природу его изобретения и предоставить публике на разумных условиях возможность его использования, и не допускать, чтобы другие лица были исключены из этой области на период 17 лет, и чтобы публика была лишена преимуществ подобных изобретения за весь этот период ». В любом случае, суд сказал: «Я думаю, что суд справедливости не спешит с оказанием помощи такому курсу». Он сказал, что по своему усмотрению откажет в помощи Button-Fastener, и поэтому поддержал возражение Eureka, отклонив дело.^[11]

Решение Шестого округа

Судья (позже судья) Лертон написал мнение в Кнопка-застежка дело

Button-Fastener обратился к Апелляционный суд США шестого округа. В состав комиссии входил судья Люртон (позже судья Гораций Люртон ), написавшего мнение, и судья Уильям Х. Тафт (позже президент, а затем главный судья). Суд единогласно отменил.

В апелляции Эврика «очень серьезно и умело утверждала», что «ограничения на использование, наложенные заявителем, создают монополию на незапатентованный товар и, следовательно, являются недействительными как противоречащие государственной политике или, если они действительны как чисто юридические контракты, настолько бессовестны, что не дают истцу права на справедливые средства правовой защиты для их исполнения ".^[12]

Суд признал, что по общему правилу продажа прекращает права продавца на проданный товар, как в Адамс против Берка. Но в суде действует иное правило, когда продажа осуществляется при соблюдении определенного условия. При этом суд постановил:

Ввиду заметного характера как машины, так и постоянно прикрепленной к ней надписи, следует окончательно считать, что каждая покупка имеет уведомление о том, что владельцы патентов намереваются посредством надписи на машине предоставить только ограниченную лицензию на ее использование, и трудно понять, почему такой покупатель не должен рассматриваться как приобретающий и принимающий структуру, подпадающую под это ограничение.^[13]

Соответственно, покупатель не приобретает полных прав на приобретенный товар:

Покупатель машины, несомненно, получает право собственности на материалы, воплощающие изобретение, с возможностью возврата в случае нарушения условий продажи. Но что касается права на использование изобретения, то он, очевидно, всего лишь лицензиат, не заинтересованный в монополии, предоставляемой патентным письмом. Лицензия действует только как отказ от монополии в отношении лицензиата и лишает лицензиара возможности осуществлять свои запрещающие полномочия в отступление от привилегий, предоставленных им лицензиату.^[13]

То есть продажа запатентованной машины может передать право собственности на металлические и другие материалы, составляющие машину, но не полное право использовать машину любым способом по выбору покупателя. Поскольку покупатель получил только ограниченное и условное право на использование аппарата, то есть право использовать его с основными продуктами продавца, любое другое использование выходит за рамки лицензии, предоставленной покупателю.^[14]

С другой стороны, покупатель машины, который использует скобы Eureka, является нарушителем:

[A] Использование, запрещенное лицензией, является использованием в нарушение монополии, сохраняемой патентообладателем, и обязательно незаконное вторжение в права, закрепленные за ним его патентом. Лицензия не может служить защитой от иска о нарушении при использовании сверх ее условий. Патентообладатель имеет исключительное право на использование, за исключением случаев, когда он расстался с ним по своей лицензии. Суть монополии, предоставляемой выдачей патента писем, заключается в исключительном праве на использование изобретения или открытия, описанного в патенте. Это исключительное право на использование является истинной и абсолютной монополией и предоставляется в отступление от общего права, и это право монополизировать использование изобретения или открытия является существенным правом собственности, предоставленным законом, и общественность обязана уважать и защищать.^[15]

Затем Лертон обратился к аргументам государственной политики - что Button-Fastener расширяет свою законную монополию на запатентованные машины до второй монополии на непатентованные продукты:

Что нас просят сделать, так это обозначить еще одну границу вокруг монополии патентообладателя, которая помешает ему выйти на рынок для изделия, не являющегося предметом патента. Для этого нас просят сказать, что он не может лицензировать других на использование своего изобретения при условии, что они будут использовать его только в сочетании с непатентоспособным изделием, сделанным им самим. Единственная причина, предложенная для этого ограничения его права определять условия, на которых другие могут использовать его изобретение, состоит в том, что таким образом может быть создана монополия на незапатентованный товар. На основании каких полномочий мы должны ограничивать использование привилегий, предоставленных патентообладателю? При рассмотрении любого вопроса в отношении ограничений свободы заключения контрактов, налагаемых принципами государственной политики, мы должны помнить, что очень высокие соображения государственной политики связаны с признанием широкой свободы заключения контрактов.^[16]

Суд заявил, что здесь свобода заключения контрактов важнее государственной политики из-за неотъемлемых прав патентообладателя:

Если он считает нужным, он может оставить за собой исключительное использование своего изобретения или открытия. Если он не будет использовать свое устройство и не позволит другим использовать его, он подавит свое собственное. То, что грант предоставляется при разумном ожидании, что он либо применит свое изобретение на практике, либо позволит другим воспользоваться им на разумных условиях, несомненно, верно. Это ожидание основано только на предположении, что интерес патентообладателя побудит его использовать или позволить другим использовать свое изобретение. Общественность не сохранила никакой другой защиты, чтобы обеспечить выполнение таких ожиданий. Подавление может продолжаться до тех пор, пока не истечет срок действия патента, и сделанное им раскрытие позволит всем насладиться плодами его гения. Его титул является исключительным и настолько четко соответствует конституционным положениям в отношении частной собственности, что он не обязан использовать свое открытие сам или разрешать другим использовать его.^[17]

Поскольку патентообладатель обладает такими абсолютными неотъемлемыми правами на отказ от использования патента, он может законно использовать это право, чтобы стать единственным поставщиком изделия, на которое распространяется патент:

Если патентообладатель решит зарезервировать за собой исключительное использование своего устройства, а изобретение будет иметь широкий характер и настолько радикальное, что позволит ему производить и продавать непатентованный продукт дешевле, чем любой другой конкурент, то возникает практическая монополия на рынке для этой статьи будет результат; и все же никто не мог сказать, что закрепленная таким образом монополия была незаконной или противоречила государственной политике.

В качестве иллюстрации: предположим, что патенты, принадлежащие этому заявителю, носили настолько широкий характер, что удешевляли процесс производства обуви и вытесняли из конкуренции все другие способы производства. Затем предположим, что патентообладатели придерживаются мнения, что они могут с наибольшей прибылью пользоваться своими изобретениями, сохраняя монополию на использование и производство обуви.

Если они будут довольны снижением продаж всех остальных, они смогут захватить рынок обуви в той мере, в какой они способны удовлетворить спрос в течение срока действия своих патентов или до тех пор, пока их изобретение не будет вытеснено последующими изобретениями, что еще больше удешевит стоимость обуви. производство. Обеспеченная таким образом монополия была бы законным следствием похвального характера их изобретения. Тем не менее, именно такие монополии могут возникать всякий раз, когда в каком-либо искусстве широкого и общего пользования будет сделано новое и удивительное достижение. Крупная потребляющая публика получит пользу, а не пострадает, поскольку монополия может существовать до тех пор, пока обувь будет поставляться по более низкой цене, чем это было до изобретения.^[18]

По мнению Люртона, эту логику можно расширить с обуви до застежек на пуговицы:

Теперь, если патентообладатели, сохранив за собой право исключительного использования своего изобретения, могут законным и законным образом приобрести монополию на производство обуви и разрушить рынок обуви для тех, кто прежде разделял его, почему они могут не разрешать ли с помощью системы ограниченных лицензий другим использовать свои устройства при условии, что у них будет куплена лишь небольшая часть обуви - штифты, кончики, нить, пуговицы или застежки для пуговиц?
Если бы эти уступки были такими, чтобы позволить другим конкурировать, хотя их использование механизма было ограничено условиями лицензии, кто мог бы справедливо жаловаться, если изобретатели согласны с монополией рынка на изделие, указанное в их лицензии , уступили возможность монополии на производство полной обуви? Устройство, защищенное патентами, принадлежащими заявителю, не имеет такого широкого или радикального характера, как устройство, использованное в целях иллюстрации. Тем не менее, нет заметной разницы в правовых принципах, применимых к предполагаемым фактам, использованным для иллюстрации, и тем, которые указаны на лицевой стороне счета заявителя.^[18]

Суд объяснил, что любой ущерб, который может быть нанесен конкурирующим производителям основных продуктов, вызван не поведением патентообладателя, а скорее достоинствами изобретения:

Факт, который повлиял на производителей скоб для изготовления обуви, - это изобретение машины, которая своей простотой, превосходными возможностями, дешевизной и точностью практически вытеснила из использования все другие способы застегивания пуговиц на обувь. Согласно утверждениям законопроекта, старые и неуклюжие методы были полностью заменены. В результате этого изобретения возник большой рынок проволочных скоб, адаптированных по размеру и форме для использования с новым механизмом, и вторым следствием этого является полное прекращение спроса на застежки для пуговиц, не приспособленные для использования с машиной истца.^[19]

Суд объяснил, что целью патентообладателя было просто скорректировать платеж, произведенный за использование изобретения, в соответствии со стоимостью полученной выгоды:

Изобретения, на которые распространяется патент заявителя, не имеют такого характера, чтобы позволить им, сохраняя исключительное использование, поглотить либо изготовление обуви, либо незначительную работу по застегиванию пуговиц на обувь. Осуществляя право исключительного использования, они выпустили на рынок структуру, воплощающую их устройства, и разрешили покупателю использовать изобретение «только со скрепками», сделанными ими самими.

Другими словами, они решили установить цену за право использования [изобретения] на уровне прибыли, полученной от продажи основных продуктов. Как заметил адвокат истца, «крепежные детали, таким образом, являются счетчиками, по которым определяется размер гонорара, пропорциональный фактическому использованию машины».
Этот метод лицензирования их механизма может привести или не привести к захвату рынка основных продуктов. До тех пор, пока их изобретение контролирует рынок устройств для застегивания пуговиц, и в той степени, в которой их машины будут заменять другие способы зажима скоб, до тех пор, пока они будут иметь возможность контролировать рынок скоб. Их монополия на незапатентованные изделия будет зависеть от достоинств их запатентованного устройства и степени, в которой оно заменяет другие зажимные устройства. В конечном итоге изобретение разрушило спрос на размеры и формы скоб, не приспособленных для использования с машиной истца.

. . . Монополия на непатентованный продукт является результатом монополии на использование изобретения заявителя и, следовательно, является законным результатом контроля патентообладателя над использованием своего изобретения другими лицами. В зависимости от того, насколько такая монополия будет зависеть от достоинств изобретения, для которого она является простым инцидентом, она не противоречит государственной политике и не является незаконным ограничением торговли.^[20]

Поскольку покупатели машин, которые используют скобы Eureka, нарушают патент, «из этого следует, что ответчики, которые способствуют такому нарушению, намеренно и злонамеренно убеждают и побуждают лицензиатов таких машин превысить свои лицензии, а также предоставляют им средства для такого нарушения сами являются нарушителями и несут ответственность как причинители вреда ".^[20]

Последующие события

В 1912 г. Генри против А.Б. Дик Ко.^[2] Верховный суд одобрил, подтвердил и принял мотивировку Кнопка-застежка дело. В примечании Суд собрал цитаты из многих заключений суда низшей инстанции, которые последовали за Кнопка-застежка прецедент между 1896 и 1912 годами.

В 1917 году Верховный суд отменил А.Б. Дик и Кнопка-застежка случаи в Motion Picture Patents Co. против Universal Film Mfg. Co.,^[21]

В 1992 г. Маллинкродт, Инк. Против Медипарт, Инк.,^[22] Федеральный округ возродил доктрину Кнопка-застежка дело, по крайней мере частично. Суд постановил, что доктрина исчерпания патентных прав не применяется, когда патентообладатель продал запатентованный продукт при условии, отличном от фиксированной цены или привязки, за исключением случаев, когда «патентообладатель рискнул выйти за рамки срока выдачи патента и вступил в антиконкурентный эффект, не оправданный с точки зрения разумности».^[23] Несмотря на широкий язык таких случаев, как Motion Picture Patents Co. против Universal Film Mfg. Co.,^[21] суд постановил, что Верховный суд только постановил послепродажные ограничения недействительны в делах об установлении цен и привязке, и поэтому общие формулировки, запрещающие послепродажные ограничения, были просто obiter dicta это можно было игнорировать.

Федеральный округ подтвердил эту доктрину в 2016 г. Lexmark Int'l, Inc. против Impression Prods., Inc.,^[24] и Impression поданы Certiorari. Верховный суд предложил Генеральному солиситору подать краткую информацию о взглядах Соединенных Штатов.^[25] В октябре 2016 года правительство подало запрос amicus curiae краткий. Он рекомендовал предоставить Certiorari по обоим вопросам. В записке утверждается, что «решение Федерального округа неверно истолковывает» прецеденты Верховного суда и «существенно подорвет доктрину исчерпания прав».^[26] 2 декабря 2016 года Верховный суд удовлетворил Certiorari.^[27]

Комментарий

● В 1912 году юрист из Нью-Йорка. Гилберт Х. Монтегю похвалил Кнопка-застежка дело как «это мастерское решение» и «основу недавнего решения Верховного суда в Генри против А.Б. Дик Ко.", в Йельский юридический журнал.^[28] Он утверждал, что мнение Люртона опровергает аргумент о том, что патентообладатель получает практическую монополию на рынок непатентованных продуктов питания, которые ранее были обычным товаром:

Суд отклонил это возражение, показав, что такая «практическая монополия» не только не нарушает государственной политики, но на самом деле способствует общему благосостоянию, поскольку патентообладатели могут достичь этого только «удешевлением производства» и могут продолжать это только «так». пока их изобретение не было заменено последующими изобретениями, еще более удешевившими стоимость производства ». Аргументация Суда настолько убедительна, что заслуживает пристального внимания.^[29]

Монтегю также похвалил А.Б. Дик, в котором Лертон продолжил разработку доктрины наследственности: «Ни разу с момента создания патентной системы, - заявил Монтегю, - Верховный суд не вынес более взвешенного решения, затрагивающего патентные права».^[30]

Монтегю выступал в пользу аргумента «счетного механизма», который адвокат Button-Fastener привел для оправдания привязки скобок, который позже был использован аналитиками Чикагской школы для оправдания любой связи, при которой запатентованные устройства используются в разной пропорции.^[31] для вывода результатов:

В случае с бесчисленными запатентованными машинами нет точных или удобных измерений количества использования и производительности, кроме как путем измерения расходных материалов, используемых в связи с машиной. Требуя от пользователя запатентованного изделия получения такого материала из единого источника, патентообладатель обеспечивает средства точного, недорогого и удобного измерения объема использования и выпуска запатентованного изделия, а также сбора установленного таким образом роялти путем взимание за такие материалы суммы, достаточной для покрытия их стоимости, а также дополнительной суммы в виде роялти за использование запатентованного изделия. Что касается многих запатентованных изделий, которые в противном случае могли бы продаваться только в небольших количествах по высокой прямой закупочной цене, никакие другие средства определения роялти на основе объема использования и выпуска не могут быть изобретены.^[32]

Монтегю также утверждал, что привязка была оправдана, потому что она позволяла пользователям оплачивать использование изобретения по мере его использования, а не полностью заранее: «При такой договоренности денежное бремя на лицензиата не ложится на него полностью. один раз, как необходимость заплатить вначале большую закупочную цену, но распределяется в течение периода, достаточного для того, чтобы дать ему возможность получить от использования запатентованного изделия средства компенсации патентообладателю ».^[32]

● В 1942 году патентный поверенный. Джайлз Рич (как он тогда был, позже судья Федерального округа Рич) прокомментировал Кнопка-застежка дело. Он указал на отрывок из заключения, в котором судья Люртон сказал, что государственная политика не является проблемой, потому что патентообладатель создал рынок для основных продуктов. Судья Люртон сказал (цитируется Ричем):

Факт, который повлиял на производителей скоб для изготовления обуви, - это изобретение машины, которая благодаря своей простоте, превосходным возможностям, дешевизне и точности практически вытеснила из употребления все другие способы крепления пуговиц к обуви. . . . В результате этого изобретения появился большой рынок проволочных скоб. . . . Монополия на непатентованные продукты является результатом [в соответствии с этим решением] как случай монополии на использование изобретения заявителя и, следовательно, является законным результатом контроля патентообладателя над использованием его изобретения другими лицами. В зависимости от того, насколько такая монополия будет зависеть от достоинств изобретения, по отношению к которому она является простым инцидентом, она не противоречит государственной политике и не является незаконным ограничением торговли.

Rich прокомментировал:

Из этого следует вывод, что судья Люртон придерживался экономической теории, согласно которой тому, кто создает рынок, должно быть позволено захватить его. Насколько нам известно, сейчас и никогда не было политики, которой придерживалось или санкционировалось какое-либо американское правительство. Это, конечно, никогда не было частью какого-либо закона, принятого во исполнение конституционной цели «способствовать прогрессу науки и полезных искусств», прямо или косвенно.^[33]

Рич также раскритиковал идею использования скрепок в качестве счетного устройства, основанную на теории продажи машины, но не ее использования, зарезервировав последнее с лицензией, предусматривающей выплату гонорара. Рич прокомментировал (по-видимому саркастически): «Это действительно великий ум, который придумал идею заставить покупателя чего-либо платить тому, кто продал ему это, гонорар в соответствии с объемом его использования, отделив право использования от владения. и переименование покупателя в «лицензиат». "^[34]

Рекомендации

Цитаты в этой статье написаны на Синяя книга стиль. Пожалуйста, посмотрите страница обсуждения для дополнительной информации.